在前一篇我們介紹了專利侵權判定原則之三的禁止反悔原則，禁止反悔原則是對等同原則適用的一種限制，是平衡權利人和社會公眾利益的一種重要制度，詳情可查看《以實際案例深度解析專利侵權判定中的禁止反悔原則適用要求和使用條件》。

在專利侵權判定實踐中，除了禁止反悔原則外，對等同原則的限制原則中還包括捐獻原則和特意排除原則，本篇我們將來了解一下捐獻原則。

捐獻原則：指專利權人在專利說明書中公開了某個技術方案，但沒有將其納入權利要求的保護范圍，則該技術方案應被視為捐獻給了公眾，專利權人在主張專利權時不得試圖通過等同原則等將其重新納入權利要求的保護范圍。

捐獻原則最早可以追溯到1996年，由CAFC（美國聯邦巡回上訴法院）在Maxwell v.J.Baker Inc. 一案中提出。

1982年美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)成立后，在專利侵權判定中對等同原則的適用較為寬松，使得此后十多年間出現了專利權人過分容易獲得等同侵權判決的傾向。為了平衡專利權人和公眾的利益，CAFC開始創(chuàng)立一系列法則來限制等同原則的適用。

1996年，在Susan Maxwell 訴 J. Baker, Inc. 專利侵權一案中，CAFC首次提出了捐獻原則，涉案專利為一種用于在鞋店展示鞋子的裝置。

法官在判決書中用一整段列舉了關于捐獻原則的案例并闡述他們支持捐獻原則的原因，他們認為如果不使用捐獻原則對等同原則進行限制，將會鼓勵專利申請人申請時在說明書中提出廣泛的披露而提交一個較窄的權利要求，以更快更容易地獲得授權，并且可以在專利訴訟糾紛中進行更寬泛的權利要主張。

因此，他們提出：在說明書中公開但未記載在權利要求中的技術方案，應認定為是捐獻給公眾的，亦即捐獻原則。

雖然1998年該法院在審理YBM Magnex Inc. vs International Trade Commission 一案中否認了捐獻原則的普遍適用性，使得美國專利法的理論和實務界產生了很大的困惑。但是在2002年，CAFC在另一案判決中明確了捐獻原則。

案例1：美國首次明確該原則

Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc（285F.3d1046）

在Johnson & Johnston 一案中，專利權人Johnson & Johnston 公司擁有涉及制造印刷電路板的專利，涉案產品為印刷電路板。

該案中，針對基板材料部分，專利權人在說明書中公開表述為：雖然鋁是目前基板的優(yōu)選材料，但也可以使用其他金屬，例如不銹鋼或鎳合金。在一些情況中，如層壓塑料信用卡中，還可以使用聚丙烯。

但在權利要求中，專利權人卻將基板材料限定為鋁板（a sheet of aluminum, the aluminum sheet）。

而當時的被控侵權人 R. E. Service Co., Inc 公司的產品使用的是不銹鋼基板。

CAFC在最終的判決書中，強調了專利的權利要求應該具有范圍定義和通知公眾的功能。

在專利侵權案件中，應該將被控侵權產品與權利要求相比較，而不是與說明書中優(yōu)選實施例或專利權人商業(yè)化的實施例相比較。

最終CAFC認定，因為只在說明書中公開而未記載在權利要求書中，專利權人不能根據等同原則主張使用不銹鋼基板等同鋁基板。

最終判定侵權不成立。

申請人在專利申請階段提交保護范圍窄的權利要求，從而容易地通過了專利局的審查，而在獲得專利權之后，又基于說明書中公開的等同特征主張構成等同侵權，這是不能允許的。

本案確立專利侵權中的捐獻原則，而捐獻原則也已逐漸成為了各個國家專利侵權判定的重要原則。

在我國專利侵權糾紛審理實踐中，也有采用此一原則，例如下面這個案例。

案例2：中國采用原則案例

浙江樂雪兒家居用品有限公司與陳順弟、何建華、溫士丹侵害發(fā)明專利權糾紛案（2013）民提字第225號

涉案專利為「布塑熱水袋以及加工方法」（專利號：CN101023896A），被控侵權的產品相應的是一款布塑熱水袋，是樂雪兒公司的主營產品。

最高人民法院采用了這一原則對案件進行了最終裁定。

涉案專利的權利要求方法包括12個步驟，權利人在說明書公開了第十步和第十一步可以調換，然而并未將該方案記載入權利要求中。

面臨對方提出的等同原則適用，被訴侵權方主張本案應適用捐獻原則，因為他們采用的步驟中，第十步和第十一步的次序與專利的權利要求表述是相反的。

相對于專利要求中的步驟，被訴侵權方采用的是先充氣試壓檢驗，后將密封墊片和螺紋塞蓋互相裝配后旋入螺紋塞座的步驟。

最高人民法院在最終裁定時認為：披露但未要求保護的技術方案是被專利權人作為權利要求中技術特征的另一種選擇，這種技術方案視為捐獻給社會。

因此，本案適用捐獻原則，判定產品不侵權。

捐獻原則和禁止反悔原則均是對等同原則適用中過寬和過濫地擴大專利權利要求的保護范圍的一種限制。

正如 CAFC 在 Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc（285F.3d1046）案中評述的，專利權利要求應具有范圍定義和通知公眾的功能，對公眾而言，應該能從專利權利要求中可預見地獲取專利權的保護范圍。

因此，專利權人不能將在說明書中披露而未記載入權利要求中的技術方案納入專利的保護范圍內，否則，勢必會影響專利權利要求的通知功能，也不利于維護公眾的利益。

我們在了解捐獻原則的同時，也看到了專利權利要求與披露內容之間存在的許多雷區(qū)，這對我們的專利撰寫能力提出了更高的要求。也讓我們進一步看到了專利撰寫能力的專業(yè)價值。

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