在前一篇我們介紹了專利侵權(quán)判定原則之三的禁止反悔原則，禁止反悔原則是對(duì)等同原則適用的一種限制，是平衡權(quán)利人和社會(huì)公眾利益的一種重要制度，詳情可查看《以實(shí)際案例深度解析專利侵權(quán)判定中的禁止反悔原則適用要求和使用條件》。

在專利侵權(quán)判定實(shí)踐中，除了禁止反悔原則外，對(duì)等同原則的限制原則中還包括捐獻(xiàn)原則和特意排除原則，本篇我們將來了解一下捐獻(xiàn)原則。

捐獻(xiàn)原則：指專利權(quán)人在專利說明書中公開了某個(gè)技術(shù)方案，但沒有將其納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍，則該技術(shù)方案應(yīng)被視為捐獻(xiàn)給了公眾，專利權(quán)人在主張專利權(quán)時(shí)不得試圖通過等同原則等將其重新納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

捐獻(xiàn)原則最早可以追溯到1996年，由CAFC（美國聯(lián)邦巡回上訴法院）在Maxwell v.J.Baker Inc. 一案中提出。

1982年美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)成立后，在專利侵權(quán)判定中對(duì)等同原則的適用較為寬松，使得此后十多年間出現(xiàn)了專利權(quán)人過分容易獲得等同侵權(quán)判決的傾向。為了平衡專利權(quán)人和公眾的利益，CAFC開始創(chuàng)立一系列法則來限制等同原則的適用。

1996年，在Susan Maxwell 訴 J. Baker, Inc. 專利侵權(quán)一案中，CAFC首次提出了捐獻(xiàn)原則，涉案專利為一種用于在鞋店展示鞋子的裝置。

法官在判決書中用一整段列舉了關(guān)于捐獻(xiàn)原則的案例并闡述他們支持捐獻(xiàn)原則的原因，他們認(rèn)為如果不使用捐獻(xiàn)原則對(duì)等同原則進(jìn)行限制，將會(huì)鼓勵(lì)專利申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)在說明書中提出廣泛的披露而提交一個(gè)較窄的權(quán)利要求，以更快更容易地獲得授權(quán)，并且可以在專利訴訟糾紛中進(jìn)行更寬泛的權(quán)利要主張。

因此，他們提出：在說明書中公開但未記載在權(quán)利要求中的技術(shù)方案，應(yīng)認(rèn)定為是捐獻(xiàn)給公眾的，亦即捐獻(xiàn)原則。

雖然1998年該法院在審理YBM Magnex Inc. vs International Trade Commission 一案中否認(rèn)了捐獻(xiàn)原則的普遍適用性，使得美國專利法的理論和實(shí)務(wù)界產(chǎn)生了很大的困惑。但是在2002年，CAFC在另一案判決中明確了捐獻(xiàn)原則。

案例1：美國首次明確該原則

Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc（285F.3d1046）

在Johnson & Johnston 一案中，專利權(quán)人Johnson & Johnston 公司擁有涉及制造印刷電路板的專利，涉案產(chǎn)品為印刷電路板。

該案中，針對(duì)基板材料部分，專利權(quán)人在說明書中公開表述為：雖然鋁是目前基板的優(yōu)選材料，但也可以使用其他金屬，例如不銹鋼或鎳合金。在一些情況中，如層壓塑料信用卡中，還可以使用聚丙烯。

但在權(quán)利要求中，專利權(quán)人卻將基板材料限定為鋁板（a sheet of aluminum, the aluminum sheet）。

而當(dāng)時(shí)的被控侵權(quán)人 R. E. Service Co., Inc 公司的產(chǎn)品使用的是不銹鋼基板。

CAFC在最終的判決書中，強(qiáng)調(diào)了專利的權(quán)利要求應(yīng)該具有范圍定義和通知公眾的功能。

在專利侵權(quán)案件中，應(yīng)該將被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求相比較，而不是與說明書中優(yōu)選實(shí)施例或?qū)＠麢?quán)人商業(yè)化的實(shí)施例相比較。

最終CAFC認(rèn)定，因?yàn)橹辉谡f明書中公開而未記載在權(quán)利要求書中，專利權(quán)人不能根據(jù)等同原則主張使用不銹鋼基板等同鋁基板。

最終判定侵權(quán)不成立。

申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)階段提交保護(hù)范圍窄的權(quán)利要求，從而容易地通過了專利局的審查，而在獲得專利權(quán)之后，又基于說明書中公開的等同特征主張構(gòu)成等同侵權(quán)，這是不能允許的。

本案確立專利侵權(quán)中的捐獻(xiàn)原則，而捐獻(xiàn)原則也已逐漸成為了各個(gè)國家專利侵權(quán)判定的重要原則。

在我國專利侵權(quán)糾紛審理實(shí)踐中，也有采用此一原則，例如下面這個(gè)案例。

案例2：中國采用原則案例

浙江樂雪兒家居用品有限公司與陳順弟、何建華、溫士丹侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案（2013）民提字第225號(hào)

涉案專利為「布塑熱水袋以及加工方法」（專利號(hào)：CN101023896A），被控侵權(quán)的產(chǎn)品相應(yīng)的是一款布塑熱水袋，是樂雪兒公司的主營產(chǎn)品。

最高人民法院采用了這一原則對(duì)案件進(jìn)行了最終裁定。

涉案專利的權(quán)利要求方法包括12個(gè)步驟，權(quán)利人在說明書公開了第十步和第十一步可以調(diào)換，然而并未將該方案記載入權(quán)利要求中。

面臨對(duì)方提出的等同原則適用，被訴侵權(quán)方主張本案應(yīng)適用捐獻(xiàn)原則，因?yàn)樗麄儾捎玫牟襟E中，第十步和第十一步的次序與專利的權(quán)利要求表述是相反的。

相對(duì)于專利要求中的步驟，被訴侵權(quán)方采用的是先充氣試壓檢驗(yàn)，后將密封墊片和螺紋塞蓋互相裝配后旋入螺紋塞座的步驟。

最高人民法院在最終裁定時(shí)認(rèn)為：披露但未要求保護(hù)的技術(shù)方案是被專利權(quán)人作為權(quán)利要求中技術(shù)特征的另一種選擇，這種技術(shù)方案視為捐獻(xiàn)給社會(huì)。

因此，本案適用捐獻(xiàn)原則，判定產(chǎn)品不侵權(quán)。

捐獻(xiàn)原則和禁止反悔原則均是對(duì)等同原則適用中過寬和過濫地?cái)U(kuò)大專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍的一種限制。

正如 CAFC 在 Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc（285F.3d1046）案中評(píng)述的，專利權(quán)利要求應(yīng)具有范圍定義和通知公眾的功能，對(duì)公眾而言，應(yīng)該能從專利權(quán)利要求中可預(yù)見地獲取專利權(quán)的保護(hù)范圍。

因此，專利權(quán)人不能將在說明書中披露而未記載入權(quán)利要求中的技術(shù)方案納入專利的保護(hù)范圍內(nèi)，否則，勢必會(huì)影響專利權(quán)利要求的通知功能，也不利于維護(hù)公眾的利益。

我們?cè)诹私饩璜I(xiàn)原則的同時(shí)，也看到了專利權(quán)利要求與披露內(nèi)容之間存在的許多雷區(qū)，這對(duì)我們的專利撰寫能力提出了更高的要求。也讓我們進(jìn)一步看到了專利撰寫能力的專業(yè)價(jià)值。

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