我們在之前的文章《從專利全面覆蓋原則淺談上新時(shí)，如何快速判定產(chǎn)品是否專利侵權(quán)》中談到過專利侵權(quán)判定的五大原則分別是全面覆蓋原則（LiteralInfringement）、等同原則（theDoctrineofEquivalents）、禁止反悔原則（ProsecutionHistoryEstoppel）、捐獻(xiàn)原則（DedicationRule）以及特意排除原（SpecificExclusion）。

我們在昨天的文章中也為大家詳細(xì)解析過全面覆蓋原則和等同原則，詳情可查看《賽貝專家解析產(chǎn)品專利侵權(quán)判定五大原則之二——等同原則》。等同原則是一種實(shí)現(xiàn)專利權(quán)公平保護(hù)的重要制度，等同原則是對專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，是對專利權(quán)字面侵權(quán)的適當(dāng)補(bǔ)充。

然而，在專利糾紛中，等同原則也容易導(dǎo)致權(quán)利人過寬和過濫地?cái)U(kuò)大專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，進(jìn)而造成對公眾（被控侵權(quán)人）的不公平。因此，我們需要對等同原則進(jìn)行一定的限制，這其中就發(fā)展出了禁止反悔的原則、捐獻(xiàn)原則和特意排除原則等對等同原則進(jìn)行限制的原則。

本篇將介紹「禁止反悔原則」的運(yùn)用。

禁止反悔原則：是指專利申請人、專利權(quán)人在在專利審批、撤銷或是無效程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，在專利侵權(quán)訴訟中，法院確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將已被限制、排除或者已經(jīng)放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍中。

禁止反悔原則，又稱禁止反言原則，源于英美法系國家的一般契約理論，其基本內(nèi)涵是"My word is my bond."——說話算話，不得出爾反爾。

禁止反悔原則的宗旨在于：防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略。

所謂的出爾反爾，即先在專利授權(quán)階段對保護(hù)范圍進(jìn)行限制，后又在侵權(quán)訴訟時(shí)試圖取消這些限制，目的是應(yīng)用等同原則，使得侵權(quán)控告得以成立，也就是所謂的「兩頭吃」。

以下通過兩個(gè)案例介紹禁止反悔原則的適用方法。

案例1：被限制內(nèi)容

沈其衡與上海盛懋交通設(shè)施工程有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案

最高人民法院（2009）民申字第239號(hào)

涉案專利為：CN2460683Y

本案走到二審時(shí)，法院適用禁止反悔原則，判定產(chǎn)品不侵權(quán)，專利權(quán)利人表示不服，遂提起行政訴訟。

根據(jù)最高人民法院的裁定書，本案爭論的焦點(diǎn)是：

被控侵權(quán)產(chǎn)品是否具有與權(quán)利要求1中的「活動(dòng)樁」相同或者等同的技術(shù)特征；

被控侵權(quán)產(chǎn)品是否具有與權(quán)利要求1中的「活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔」相同或者等同的技術(shù)特征；

二審法院適用禁止反悔原則是否存在錯(cuò)誤。

其中，核心的爭論點(diǎn)為2、3兩點(diǎn)，而一旦第3點(diǎn)的禁止反悔原則成立，則第2點(diǎn)中的等同技術(shù)特征也就沒有意義了，所以第3點(diǎn)是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。

法院經(jīng)查，專利權(quán)人的專利權(quán)經(jīng)過了無效和行政訴訟，在行政訴訟中，專利人為維持專利權(quán)，對技術(shù)特征「活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔」進(jìn)行了限縮性解釋：

該描述的含義是，鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中，打開時(shí)，從孔中取出，與活動(dòng)樁的孔分離

專利權(quán)人在此基礎(chǔ)上得以維持了專利權(quán)。

所以在做最終裁定時(shí)，最高人民法院認(rèn)為權(quán)利人在行政訴訟中對技術(shù)特征的「活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔」的解釋對專利權(quán)范圍進(jìn)行了限定，認(rèn)定本案中禁止反悔原則成立，二審法院對禁止反悔原則的適用并無不當(dāng)，該被控產(chǎn)品不侵權(quán)。

在這個(gè)案例中，最高法還對于法院主動(dòng)適用禁止反悔原則的行為做出了說明：

現(xiàn)行法律以及司法解對人民法院是否可以主動(dòng)適厙等同原則未作規(guī)定，為了維持專利權(quán)人與被控侵權(quán)人以及社會(huì)公眾之間的利益平衡，不應(yīng)對人民法主動(dòng)適用禁止反悔原則予以限制。

因此，在認(rèn)定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時(shí)，即使被控侵權(quán)人沒有主張適用禁止反悔原則，人民法院也可以根據(jù)業(yè)已查明的事實(shí)，通過適禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制，以合理地確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

案例2：被放棄內(nèi)容

解文武與青島海爾通信有限公司等專利侵權(quán)糾紛案

北京市高級(jí)人民法院（2005）高民終字第1262號(hào)

涉案專利為：CN1130063C

「手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的實(shí)現(xiàn)方法」這份專利讓謝文武榮登2002年中央電視臺(tái)十大專利人物榜單，我們從「當(dāng)前專利權(quán)人」一欄可以看到，目前該專利權(quán)屬于三星。

在2005年，謝文武曾拿著這份專利，把「海爾」給告了，本案審查過程中就涉及對「禁止反悔原則」的應(yīng)用。

根據(jù)法院庭審中被控方提供的證據(jù)，專利權(quán)人曾在這份專利的第一次審查意見答復(fù)中，放棄了非法用戶不能正常使用并顯形撥號(hào)報(bào)失的技術(shù)方案，并在此基礎(chǔ)上獲得了專利權(quán)。

而在本案中，專利權(quán)人又試圖以這個(gè)已經(jīng)放棄過的技術(shù)方案，適用等同原則以控告產(chǎn)品侵權(quán)。

在最終判決中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，專利權(quán)人為獲得專利權(quán)，已在第一次審查意見答復(fù)中放棄了非法用戶不能正常使用并顯形撥號(hào)報(bào)失的技術(shù)方案。根據(jù)禁止反悔原則，法院適用等同原則確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將已經(jīng)被限制、排除或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)保護(hù)范圍。

毫無懸念，本案結(jié)果也是宣告為不侵權(quán)。

禁止反悔原則適用要求

通過以上兩個(gè)案例我們可以看出，我國對于禁止反悔原則適用的對象包括權(quán)利人的陳述。

在專利授權(quán)或無效宣告程序中，專利權(quán)人主動(dòng)或應(yīng)審查員的要求，可以通過增加技術(shù)特征對某權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍進(jìn)行限制，也可以通過意見陳述對某權(quán)利要求進(jìn)行限縮性解釋。禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍縮小的修改或者陳述，由此所放棄的部分技術(shù)方案。

與此不同的是，在美國，禁止反悔原則的適用要求專利權(quán)人對權(quán)利要求的限縮必須是以書面方式進(jìn)行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。

禁止反悔原則是對等同原則中過寬和過濫地?cái)U(kuò)大專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍的一種限制，是平衡權(quán)利人和社會(huì)公眾利益的一種重要制度。

根據(jù)我們講到的全面覆蓋原則，當(dāng)被控侵權(quán)的產(chǎn)品落入專利權(quán)利要求文字所表達(dá)的保護(hù)范圍時(shí)，可以直接判定侵權(quán)成立。

只有在需要進(jìn)一步判定是否侵權(quán)時(shí)，才需要考慮禁止反悔原則，以作為對等同原則的一項(xiàng)限制。兩者相輔相成，共同確保有效保障社會(huì)公眾的利益。

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