我們在《淺談商標(biāo)使用聲明在美國商標(biāo)注冊中的重要作用》一文中談到了美國商標(biāo)使用聲明的重要性,不僅在注冊美國商標(biāo)時需要提交商標(biāo)使用聲明,在商標(biāo)注冊成功后還需要多次提交。那么什么是美國商標(biāo)使用聲明呢?美國商標(biāo)使用聲明又該如何提交呢?
我們知道美國商標(biāo)注冊有幾種基礎(chǔ),基于已經(jīng)使用申請、基于意向使用申請、基于外國申請以及外國注冊等等。
基于“意向使用”(“Intent to use” ,簡稱“ITU”)的商標(biāo)申請在完成注冊之前必須聲明已使用于所要注冊的商品或服務(wù)。在收到“準(zhǔn)予注冊通知”(“Notice of Allowance”,簡稱 “NOA”)后的6個月內(nèi)申請人需要提交使用聲明(“Statement of Use”,簡稱“SOU”)證明已開始使用商標(biāo)。如果還未開始使用,則需要提交延期使用商標(biāo)的請求(“Request for extension”,簡稱“RFE”)。
正確的美國商標(biāo)使用聲明取決于商標(biāo)申請人(或商標(biāo)被許可人)是否:
已經(jīng)開始將商標(biāo)用于已申請的商品或服務(wù);
還未開始將商標(biāo)用于已申請的任一商品或服務(wù);
已經(jīng)開始將商標(biāo)用于已申請的部分商品或服務(wù);
一、已經(jīng)開始將商標(biāo)用于所有已申請的商品/服務(wù)
如果申請人在美國已經(jīng)開始將商標(biāo)用于NOA中準(zhǔn)予注冊的商品/服務(wù),只需要按下面的要求提交SOU即可:
1. 使用證據(jù):申請人必須提供至少一件使用證據(jù),證明商標(biāo)已經(jīng)使用在NOA中準(zhǔn)予注冊的每一個類別上。
商品(1-34類別)類商標(biāo)的正確使用證據(jù)必須能夠展示商標(biāo)在產(chǎn)品外觀或包裝上是如何標(biāo)識的,或者在產(chǎn)品銷售點是如何標(biāo)識的。
服務(wù)(35-45類)類商標(biāo)的正確使用證據(jù)必須能夠展示出商標(biāo)在提供服務(wù)過程中或宣傳服務(wù)時是如何使用的。
2. 確認注冊商品/服務(wù):申請人必須確認SOU適用于所有已申請的商品/服務(wù)
3. 首次使用日期:申請人必須指出商標(biāo)在美國首次商業(yè)使用的日期,如果在全球首次使用的日期更早,也需要同時提供
4. 宣誓及簽名:申請人或授權(quán)代表必須簽名宣誓商標(biāo)在美國已使用于SOU中列出的所有商品和服務(wù),如有偽證要接受處罰。
5. 官費:每一類別要支付官費100美金。
二、未開始將商標(biāo)用于已申請的任一商品/服務(wù)
如果申請人還未開始在美國將商標(biāo)用于任何NOA中準(zhǔn)予注冊的商品或服務(wù),或者申請人的使用證據(jù)還不充分時,申請人可依據(jù)如下要求提交RFE:
1. 申請人必須提供書面延期請求,該請求應(yīng)由申請人或其授權(quán)代表簽字,以確認申請人在美國一直有善意使用商標(biāo)的意愿。
2. 理由:申請人第一次提延期請求時不需要理由。第二次及之后的延期請求則必須說明申請人還未開始使用商標(biāo)的原因。如下這些典型理由可供申請人選擇,申請人也可提供書面解釋。
“產(chǎn)品或服務(wù)還在研發(fā)階段”
“正在做市場調(diào)查”
“生產(chǎn)活動進行中”
“促銷活動進行中”
“正在尋找分銷商”
“正在獲得政府認證”
“正在努力尋求投資”
3. 每一類別要支付官費150美金。
三、已經(jīng)開始將商標(biāo)用于部分商品或服務(wù)
當(dāng)申請人已經(jīng)開始在部分商品/服務(wù)上使用商標(biāo)時,申請人可以按如下方式操作:
1. 參考上文“未開始將商標(biāo)用于已申請的任一商品/服務(wù)”要求針對所有的商品/服務(wù)提交RFE,即提交:
確認及簽名
第二次或后續(xù)延期時提供合適的延期理由
官費
2. 除未使用的商品/服務(wù),參考上文“已經(jīng)開始將商標(biāo)用于所有已申請的商品/服務(wù)”對已經(jīng)使用的商品/服務(wù)提交SOU,即提交:
使用證據(jù)
確認注冊商品/服務(wù)
首次使用日期
宣誓及簽名
官費
3. 出分案申請,對已經(jīng)使用的商品/服務(wù)提交SOU,同時對其余未使用的商品/服務(wù)提交RFE。這樣操作成功后最終會獲得兩個或多個商標(biāo)注冊,分別覆蓋不同的商品/服務(wù)。