我們在上一篇文章中談到提交美國商標(biāo)注冊申請之后的注意事項。其實即使是美國商標(biāo)注冊成功了,也不能掉以輕心,美國商標(biāo)制度與中國不同,要想維持美國商標(biāo)權(quán)利,在美國商標(biāo)注冊成功之后還需要注意多個時間節(jié)點和事項。
美國注冊商標(biāo)的有效期為10年,自核準(zhǔn)注冊之日起計算,在10年的有效期內(nèi),商標(biāo)注冊人需要在以下2個時段內(nèi)采取必要措施,方能維持美國注冊商標(biāo)的有效性。
一、注冊日起的第5年至第6年間,或前述期間屆滿后的6個月寬展期內(nèi)
商標(biāo)注冊人需在上述時段內(nèi)向USPTO(美國專利商標(biāo)局)提交以下材料:
1、 必交材料
(1) 基于《 美國商標(biāo)法》第 8 條 的《商標(biāo)使用聲明》/《 商標(biāo)未使用的正當(dāng)理由聲明》( Declaration of Use or Excusable Nonuse under Section 8, 簡稱“Section 8 Declaration”) 。
如果商標(biāo)注冊人事實上僅將商標(biāo)使用于部分商品、服務(wù)項目上,則其余的商品、服務(wù)項目必須從商標(biāo)注冊中刪除。如果商標(biāo)注冊人在過去5年內(nèi)在部分商品、服務(wù)項目上未曾使用過商標(biāo),即便其在今后5年內(nèi)有使用計劃,該部分商品、服務(wù)項目也必須從商標(biāo)注冊中刪除。在商標(biāo)注冊中保留未在過去5年中實際使用過的商品、服務(wù)項目將被視為對USPTO的欺詐,或?qū)⒚媾R嚴(yán)重的法律后果。
(2)在提交《 商標(biāo)使用聲明》 的同時,商標(biāo)注冊人需就該注冊商標(biāo)所指定的每一個類別的任意一項( 而非全部)商品、服務(wù)項目,向USPTO提交商標(biāo)使用實樣。
商標(biāo)注冊人必須按時向USPTO提交符合規(guī)定的Section 8 Declaration,否則將導(dǎo)致商標(biāo)注冊的撤銷。
2、選交材料
基于《 美國商標(biāo)法》第15條的《 商標(biāo)不可爭議性聲明》( Declaration of Incontestability under Section 15,簡稱“Section 15 Declaration”)
首先,Section 15 Declaration僅適用于主簿注冊的商標(biāo)。換言之,僅主簿注冊的商標(biāo)可獲得不可爭議性,副簿注冊的商標(biāo)無法獲得不可爭議性。
其次,如果滿足以下條件,則商標(biāo)注冊人可以考慮向USPTO提交Section 15 Declaration,以使其注冊商標(biāo)獲得不可爭議性:
(1)商標(biāo)注冊后連續(xù)5年在美國商業(yè)性地使用其注冊商標(biāo);
(2)不存在對商標(biāo)注冊人就商標(biāo)所享有的所有權(quán)及注冊權(quán)不利的終局裁決;
(3)不存在與該商標(biāo)權(quán)利有關(guān)的USPTO或法院未決程序。
此外, 在提交Section 15 Declaration的同時,商標(biāo)注冊人無需向USPTO提交證據(jù)證明其已連續(xù)5年使用注冊商標(biāo)的事實,商標(biāo)注冊人僅需向USPTO宣誓聲明該事實的真實性。
一件不可爭議的注冊商標(biāo)是該注冊商標(biāo)的權(quán)屬和有效性的確鑿證據(jù)。通常,第三方僅能基于一些特定理由( 而不能基于其在先使用、享有在先權(quán)利、或以該注冊商標(biāo)缺乏顯著性為由) ,向TTAB申請撤銷一件不可爭議的注冊商標(biāo)。
二、注冊日起的每第9年至每第10年間,或前述期間屆滿后的6個月寬展期內(nèi)
商標(biāo)注冊人需在上述時段內(nèi)向USPTO提交以下材料:
1、基于《 美國商標(biāo)法》 第8條和第9條的合并的《 商標(biāo)使用聲明》 /《 商標(biāo)未使用的正當(dāng)理由聲明》 和《 商標(biāo)續(xù)展申請》 ( C o m b i n e d Declaration of Use or Excusable Nonuse and Application for Renewal under Sections 8 & 9,簡稱“Combined Sections 8 & 9”) 。
2、在提交《商標(biāo)使用聲明》的同時,商標(biāo)注冊人需就該注冊商標(biāo)所指定的每一個類別的任意一項( 而非全部)商品、服務(wù)項目,向USPTO提交商標(biāo)使用實樣。
商標(biāo)注冊人必須按時向USPTO提交符合規(guī)定的Combined Sections 8 & 9,否則將導(dǎo)致商標(biāo)注冊的撤銷和/或過期失效。