作為一個專業(yè)的商標代理人,在幫客戶查詢一個商標是否可以注冊的時候,經(jīng)常會用到「顯著性」這個名詞。有的客戶構(gòu)思的商標比較簡單,直接使用了我們?nèi)粘I钪械膽T用語或者某個領(lǐng)域的通用術(shù)語。
比如曾經(jīng)就有一個客戶提出要在第30類上申請注冊「食物專家」這個商標,我會告訴他如果一個商標不具有顯著性,那它就不具有作為商標的功能。
這時候?qū)Ψ綍Α革@著性」產(chǎn)生疑惑,不知道這個所謂的「顯著性」該如何去識別。
我們來看看官方給出的解釋:顯著性是指商標所具有的標示企業(yè)商品或服務(wù)出處并使之區(qū)別于其他企業(yè)之商品或服務(wù)的屬性。
通俗來講,我們說一個商標缺乏顯著性,就是說這個商標一點都不特別,導致消費者在看到它的時候,甚至都不知道這是一個商標。
所以一般來說,我們在提交一個商標的注冊申請時,先要確認這個商標具有顯著性,才不至于導致商標在審查時遭遇駁回復審。
但是商標的顯著性并不都是天然存在的,有些商標的顯著性可以在商標的使用中獲得。
比如一般來說,顏色組合商標、立體圖形商標和聲音商標,以上商標種類的絕大多數(shù)在申請注冊時,都會被商標局判定為「因缺乏顯著性而不具備商標識別作用」而駁回注冊商標的申請。
下面我們將從缺乏顯著性的顏色組合商標、立體圖形商標和聲音商標來看它們是如何在使用中獲得顯著性并成功注冊的,具體涉及到他們?nèi)绾巫鲴g回復審,以及和原商評委、法院打官司的過程中,如何通過提交使用證據(jù)來證明其在使用中獲得顯著性。
吉列金霸王電池 | 顏色組合商標
吉列公司旗下的金霸王電池顏色組合商標駁回復審案
上圖中這樣的一個圖案,它居然真的是一個成功注冊的商標。通過商標查詢可發(fā)現(xiàn),該商標于2001年12月申請注冊,申請書中明顯表明其是色彩組合商標(即顏色組合商標)的申請,指定使用商品為第9類的電池。
商標局以該商標圖形僅直接反映了商品的外形,缺乏顯著性,不具備商標識別作用,違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項、第(三)項的規(guī)定為由,駁回其注冊申請。
申請人在駁回復審中提交了和申請商標有關(guān)的以下證據(jù):
1 廣告宣傳資料以及費用支出;
(此項證據(jù)可以證明經(jīng)過長期、大量的宣傳,申請商標已被相關(guān)公眾所熟知
2.1 AC尼爾森關(guān)于「金霸王」、「金能量」電池銷售市場調(diào)查記錄;
2.2 關(guān)于申請商標電池產(chǎn)品德國市場調(diào)查資料復印件;
(大額銷售記錄可以證明印有申請商標的商品被消費者廣泛接受和購買,具有極高知名度)
3 申請人與迪斯尼公司就申請商標標志產(chǎn)品在迪斯尼公司制作的影片中出現(xiàn),應(yīng)標明為申請人享有商標專用權(quán)事宜簽訂的協(xié)議書及部分內(nèi)容的翻譯;
(證明申請人擁有申請商標的專有權(quán))
4 申請商標在美國、歐共體、英國和北愛爾蘭、澳大利亞、加拿大、阿根廷、巴西、亞美尼亞、菲律賓、波蘭、瑞典、瑞士、柬埔寨等國家和地區(qū)的注冊資料;
(證明申請商標已經(jīng)在別的國家獲得注冊,都沒有被判定為缺乏顯著性而不能作為商標使用)
5.1 美國國際貿(mào)易委員會關(guān)于他人構(gòu)成非法使用申請人申請商標標志的裁定的部分章節(jié)復印件;
5.2 浙江省義烏市人民法院(2001)義刑初字第723號刑事判決書復印件;
5.3 深圳和上海海關(guān)處罰決定書復印件二份;
5.4 義烏市和廣州市工商局行政處罰決定書復印件三份;
5.5 舟山市、金華市、粵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政處罰決定書復印件三份;
5.6 美國、英國海關(guān)查處記錄復印件及翻譯件十二份;
5.7 英國高級法院判決書復印件及翻譯件一份;
5.8 在英國、阿根廷、以色列侵犯申請人商標的侵權(quán)者保證書復印件及翻譯件五份;
5.9 新會市工商局行政處罰決定書一份。
(此類證據(jù)可以證明申請商標正在被大量侵權(quán),他人已大量的通過仿冒其獨特的顏色組合使相關(guān)公眾誤認為該仿冒產(chǎn)品系申請人的產(chǎn)品,申請保護申請商標迫在眉睫)
以上證據(jù)均可以反映出:申請商標已經(jīng)通過使用獲得了顯著性,可以作為區(qū)分其他商品來源的商標而注冊使用,所以最終這枚商標獲得認可并成功注冊。
迪奧真我香水 | 立體商標
迪奧立體商標案
就是這樣一個小瓶子,居然也是一個成功注冊的商標。
迪奧的這一件案子歷時較長,經(jīng)原商評委、一審二審敗訴以后,才最終在2018年得到最高人民法院的支持。(目前商標狀態(tài)尚未更新)
這件商標是國際注冊商標,后分別向全球多個國家申請領(lǐng)土延伸保護。在2015年,商標局也是以申請商標缺乏顯著性為由,駁回全部指定商品在中國的領(lǐng)土延伸保護申請。
小貝特地上WIPO官網(wǎng)搜索了這件商標的信息,發(fā)現(xiàn)不只是中國以缺乏顯著性的理由發(fā)出駁回通知,日本、印度、澳大利亞、德國、瑞士等多個國家都以相同的理由向申請人發(fā)出駁回通知。
土豪迪奧秉著有錢土豪的精神,開始了曠日持久的訴訟。
我們總結(jié)了一下迪奧在中國國內(nèi)的訴訟中,一開始商評委關(guān)于此項商標顯著性的一些觀點:
1 設(shè)計獨特,不等同于有創(chuàng)意、有設(shè)計的標識就能構(gòu)成商標,否則有著作權(quán)的繪畫作品甚至是一些藝術(shù)品都可以申請成為商標。
2 商標識別主體是消費者。包裝和容器本就是天然缺乏顯著性,在成百上千年中,所有生產(chǎn)者將玻璃瓶作為調(diào)味瓶等容器來使用,給相關(guān)消費者培養(yǎng)了根深蒂固的認知習慣,即相關(guān)消費者看到玻璃瓶則想到是一個容器,與商標缺乏關(guān)系,很少有人能通過瓶子就能識別出這是一個商標。
4 申請人播放的視頻,是輔以文字來說明商品來源,這種配以文字說明來源的,并不是商標意義上的使用。
5 通過使用來獲得顯著性,這種「使用」是必要條件而非充分條件,不是使用久了就能獲得顯著性,關(guān)鍵看如何使用。
6 涉案商標設(shè)計的瓶底帶有文字「j’adore」,其所有申請證據(jù)均附有文字說明,所有使用證據(jù)無法證明單純是由三維標識起到的識別作用,而不是文字起到的識別作用。
7 對于獨特并富有美感的設(shè)計,香水是時尚用品,香水瓶子越獨特,促進香水銷量,增加了香水實用價值。因喜愛富有美感的瓶子而購買,或者作為購買的考量因素,說明瓶子本身不是識別商品來源的標識,并不是因為香水而購買,而是因為外包裝設(shè)計而增加了指定使用商品的實用性導致購買,這不是商標意義上的使用。
8 商標是否有顯著性,要考慮到使用或授權(quán)是否會造成阻礙競爭后果。真我香水如果知名度足夠高,可以用反不正當競爭法上的知名商品包裝裝潢權(quán)益來實施保護,而非一定要用商標權(quán)予以保護。
至于申請人的觀點小貝就不總結(jié)了,反正最后他是贏了。我們可以從原商評委的觀點中得到一些訊息:盛裝液體商品的容器不能作為立體商標注冊。
所以小貝建議大家如果想將盛裝容器注冊為商標,一定要確認該商標是經(jīng)過大量使用獲得知名度和顯著性的,因為一開始是不可能受到商標局的支持的,商標申請階段不需要提供大量使用證據(jù)。
QQ消息提示音 | 聲音商標
QQ消息提示音六聲「嘀」案
關(guān)于QQ聲音商標的案子,我們之前已有文章做了詳細分析和論述,詳情可查看《從QQ“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”提示音商標淺談聲音商標注冊顯著性認定標準》。它的成功注冊也是因為經(jīng)長期使用而獲得顯著性。
聲音商標相比于顏色組合商標和立體圖形商標來說,獲得注冊的例子是少之又少,但正因為其稀少性,說明聲音商標的可開發(fā)性更強,在文字商標資源日益減少的情況下,聲音商標也是可以考慮注冊的商標類型。
在申請注冊聲音商標的時,需要注意以下幾點:
1、聲音商標不得違反《商標法》第十條規(guī)定的禁用條款審查,適用本篇第一部分的規(guī)定。例如:
(1) 與我國或外國國歌、軍歌或國際歌等旋律相同或近似的聲音。
(2) 宗教音樂或恐怖暴力等具有不良影響的聲音。
2、僅直接表示指定商品或服務(wù)內(nèi)容、消費對象、質(zhì)量、功能、用途及其他特點的聲音,缺乏顯著特征。例如:
(1) 鋼琴彈奏聲使用在「樂器」上;嬰兒嬉笑聲使用在「嬰兒奶粉」上;狗吠或貓叫聲使用在「寵物飼養(yǎng)」上;其他缺乏顯著特征的聲音。
(2) 簡單、普通的音調(diào)或旋律;一首完整或冗長的歌曲或樂曲;以平常語調(diào)直接唱呼廣告用語或普通短語;行業(yè)內(nèi)通用的音樂或聲音。
看完了以上三個特殊類型的商標,了解了他們是如何通過使用以取得本不具有的商標顯著性的,你可能會想,那我不如還是注冊一個簡簡單單的商標好了。
但是需要提醒大家的是,太簡單的商標,比如一個字母或是一個數(shù)字,還是有很大的可能會被認為缺乏顯著性的。除非有證據(jù)證明申請商標已經(jīng)通過長期大量的使用已獲得極高知名度,從而取得顯著性,那就還是可以注冊的。比如麥當勞的「M」標,箭牌的「5」標等等,這是這方面的成功例子。
希望本文可以幫助大家理解商標注冊中的顯著性,從而成功注冊自己心儀的商標。
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