隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，國際貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作越來越常見，很多中國的企業(yè)開始與海外企業(yè)合作，進行代加工服務(wù)。OEM是我們在進行跨國貿(mào)易中常用的一種經(jīng)濟合作模式，在從OEM合作中受益的同時，圍繞貼牌商標(biāo)的“侵權(quán)”問題也日益突出，很多中國企業(yè)因為缺乏相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護和法律意識，在這方面吃了很大的苦頭。今天賽貝小編就來跟大家聊一聊涉外OEM中涉及到的商標(biāo)侵權(quán)問題，以及中國企業(yè)該如何避免在OEM過程中商標(biāo)侵權(quán)。

OEM為英文“Original Equipment Manufacture”的縮寫，中文譯為“原始設(shè)備制造”，通常被稱為“貼牌生產(chǎn)或加工”“定牌生產(chǎn)或加工”，即根據(jù)境外委托方（定作方）提供的商標(biāo)（通常為已注冊商標(biāo)），境內(nèi)受托方（加工方）依據(jù)雙方約定為委托方加工使用該特定商標(biāo)或品牌的商品，并且將該產(chǎn)品全部交由委托方返銷國外的經(jīng)營活動（該委托方在中國國內(nèi)沒有該注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人），委托方根據(jù)約定向加工方支付相應(yīng)費用。OEM主要特征包括：交易主體的跨國性，委托方對所加工商品的商標(biāo)權(quán)利的專有性以及委托方對OEM產(chǎn)品流向的嚴(yán)格把控性。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，OEM案件量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，最早審結(jié)時間可追溯至2002年，2010年以后數(shù)量明顯增加。依據(jù)法院對OEM商標(biāo)侵權(quán)審判案例，其所涉及的訴訟性質(zhì)主要分為行政訴訟與民事訴訟，盡管訴訟性質(zhì)各異，但是法院司法判決關(guān)注的核心還是在于OEM這種貼牌行為是否屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。通過觀察發(fā)現(xiàn)，OEM民事案件中主要涉及到“侵權(quán)”認定，行政案件則主要是“使用”認定。

我們先來看一個例子。

2003年5月21日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)自然人許某“APVUL及橢圓圖形”商標(biāo)注冊申請，核定使用商品為第6類，包括：家具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)中國A公司受讓該注冊商標(biāo)。

墨西哥B公司在墨西哥等多個國家和地區(qū)在第6、8等類別上注冊了“APVUL”或“APVUL及橢圓圖形”商標(biāo)，其中注冊號為770611、注冊類別為第6類的“APVUL”商標(biāo)于2002年11月27日在墨西哥完成注冊。

2010年8月10日，中國C公司與墨西哥B公司分別簽訂兩份《售貨確認書》，約定C公司向B公司提供掛鎖1084打和9233打。之后，C公司向海關(guān)申報出口時，A公司以侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，申請寧波海關(guān)予以扣留。經(jīng)核實，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說明書上均帶有“APVUL”商標(biāo)，而掛鎖包裝盒上則均標(biāo)有“APVUL及橢圓圖形”商標(biāo)。產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說明書用西班牙文特別標(biāo)明：“進口商：C公司”“中國制造”以及C公司的墨西哥地址、電話、傳真等內(nèi)容，但并未標(biāo)注與中國C公司有關(guān)的信息。

2011年1月30日，中國A公司將本案訴至寧波市中級人民法院。請求判令中國C公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失。

本案中，不同審級法院作出了不同判決。

一審法院認為，依照商標(biāo)法及司法解釋相關(guān)規(guī)定，對注冊商標(biāo)“雙相同”的推定絕對引發(fā)公眾混淆，對不相同商標(biāo)則依據(jù)國內(nèi)相關(guān)公眾“接觸可能性”可排除商標(biāo)的混淆可能性，據(jù)此判定本案中OEM所使用的商標(biāo)構(gòu)成對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人的侵權(quán)。

二審法院嚴(yán)格遵循“商標(biāo)地域性”原則，以“商標(biāo)法及司法解釋均無例外規(guī)定”為由，拒絕承認“貼牌加工”的特殊性，判定本案中OEM所使用的商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人主張的商標(biāo)具有相同或近似而認定構(gòu)成侵權(quán)。

2015年11月，再審法院撤銷一、二審判決，認定本案不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再審法院認為，本案中，B公司系墨西哥“APVUL”或“APVUL及橢圓圖形”注冊商標(biāo)權(quán)利人（第6類、第8類）。

中國C公司受B公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“APVUL”相關(guān)標(biāo)識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與A公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可能性。

商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性。中國C公司依據(jù)B公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“APVUL”標(biāo)志的行為在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為B公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。

因此，中國C公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認定為商標(biāo)意義上的使用行為。

從上述的案例不難看出,法院對于認定涉外OEM是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的爭議焦點逐漸集中到以下兩個問題:(1)涉外OEM中的商標(biāo)使用是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用行為”;(2)商標(biāo)侵權(quán)是否以混淆可能性為構(gòu)成要件。

1. 商標(biāo)使用

《商標(biāo)法》第48條規(guī)定,本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用于識別商品來源的行為。

第一,從該法條的文義來看,商標(biāo)使用是用于商業(yè)活動中,而“商業(yè)活動”的概念內(nèi)涵和外延皆大過“流通領(lǐng)域”。“商業(yè)活動”的參與主體范圍也大于“流通領(lǐng)域”的參與主體范圍。第二,如果商標(biāo)使用只能是在“流通領(lǐng)域”,會出現(xiàn)很荒謬的結(jié)論就是,任何在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的涉嫌商標(biāo)侵權(quán)行為,因為其不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為而不構(gòu)成侵權(quán),任何尚未投入流通市場的涉嫌商標(biāo)侵權(quán)產(chǎn)品因該商標(biāo)還未實際發(fā)揮識別作用,也不屬于侵權(quán)產(chǎn)品。這顯然與立法本意是不符的。

只要在商業(yè)活動中使用商標(biāo),就能推定該使用的目的在于識別來源,只要符合該目的的使用,就是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為,而不應(yīng)以是否實際發(fā)揮識別功能為判斷標(biāo)準(zhǔn)。因此,對于涉外OEM是否構(gòu)成侵權(quán),不應(yīng)將其不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為作為抗辯理由。

2. 混淆可能性

《商標(biāo)法》第57條對商標(biāo)侵權(quán)的行為進行了列舉式的規(guī)定,其中“(一)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的;(二)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo),或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),容易導(dǎo)致混淆的”。

從該條文來看,對于相同商標(biāo)在相同商品上使用,法律直接認定為侵權(quán),對于近似的商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)則需要證明是否導(dǎo)致混淆。

從《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題》第九條第二款的規(guī)定,我們可以看出法律對于混淆的認定是:“易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系”。首先,混淆的主體是“相關(guān)公眾”。而該解釋的第八條規(guī)定,商標(biāo)法所稱相關(guān)公眾,是指與商標(biāo)所標(biāo)識的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。因此,“相關(guān)公眾”并不單指消費者,還包括相關(guān)“經(jīng)營者”。其次,混淆的內(nèi)容包括對來源產(chǎn)生誤認以及產(chǎn)生有特定聯(lián)系的聯(lián)想。

從商標(biāo)法的立法目的來看,商標(biāo)法一方面需要保護商標(biāo)上所承載的商標(biāo)權(quán)人的經(jīng)濟利益,包括商譽、市場份額、銷售收入等,另一方面是保護消費者購買正品的權(quán)利及市場秩序。如果涉外OEM中的商標(biāo)使用不可能會造成國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的經(jīng)濟利益損失,不可能損害消費者購買正品的權(quán)利及破壞市場秩序,那么就不應(yīng)當(dāng)認定侵犯了商標(biāo)權(quán)。而“混淆可能性”標(biāo)準(zhǔn)正是暗合了該立法目的。法律對相同商標(biāo)在相同商品上使用直接認定為侵權(quán),可視為推定這種情況下構(gòu)成“混淆可能性”,而無混淆可能性可作為不侵權(quán)的抗辯。對于近似商標(biāo),則需國內(nèi)權(quán)利人先證明具有“混淆可能性”。而“混淆可能性”又可考慮多方面因素,包括是否會在國內(nèi)市場競爭,是否可能造成國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的市場份額和銷售收入的損失,是否會造成國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)的淡化等。

當(dāng)然,對于涉外OEM是否構(gòu)成侵權(quán)不應(yīng)當(dāng)一概而論,不能簡單用涉外OEM中的商標(biāo)使用不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為作為不侵權(quán)抗辯。而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體個案具體分析,結(jié)合商標(biāo)法的立法目的,主要以“混淆可能性”作為判斷侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)。

那么作為中國OEM企業(yè)，在進行涉外貿(mào)易過程中，究竟該怎么避免商標(biāo)侵權(quán)呢？賽貝知識產(chǎn)權(quán)平臺建議，OEM企業(yè)在簽訂合同的過程中，需要注意如下問題：

1. 全面細致審核境外委托方加工產(chǎn)品貼附的商標(biāo)權(quán)屬情況

首先，審核境外委托方提供的主體資格證明等資質(zhì)文件以及商標(biāo)權(quán)利證明文件，確保其所提供文件為合法有效。如境外委托方并非商標(biāo)權(quán)利的所有人，只是享有授權(quán)使用的商標(biāo)使用權(quán)人，還應(yīng)特別注意其授權(quán)文件是否明確有轉(zhuǎn)授權(quán)的資格；其次，要審核核定的使用商標(biāo)類別（基于尼斯分類的商標(biāo)類別）與委托加工生產(chǎn)的商品類別要保持一致；再次，委托生產(chǎn)商品使用的商標(biāo)必須與權(quán)利證書上的商標(biāo)完全一致；最后，確認出口目的國。還有一點不能忽視的是在審查境外委托方所提供商標(biāo)在其本國的商標(biāo)權(quán)屬情況外，還應(yīng)審查該商標(biāo)在我國的權(quán)屬情況。

2. 規(guī)范簽訂OEM合同，細化權(quán)利和義務(wù)，權(quán)責(zé)明確

基于OEM所產(chǎn)生的承攬合同應(yīng)書面簽訂，明確具體權(quán)利義務(wù)的內(nèi)容，細化到個字，主要包括：合同雙方的名稱、住所、所承攬標(biāo)的情況，標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量，原材料的提供以及原材料的數(shù)量和質(zhì)量要求，報酬，承攬方式，合同履行的期限、地點、方式，驗收方法及標(biāo)準(zhǔn)，違約責(zé)任等內(nèi)容，這些內(nèi)容都應(yīng)該在合同中有嚴(yán)格、完整、有效的約定，使權(quán)責(zé)明確，若出現(xiàn)糾紛時有據(jù)可循。完善OEM合同審查機制也是防止侵權(quán)糾紛的一道有力防線。