外國(guó)地名表現(xiàn)出很強(qiáng)的異域風(fēng)情，從而為申請(qǐng)人所青睞，但是我國(guó)商標(biāo)法又明確規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。于是，有些人就想，既然知名的外國(guó)地名不能注冊(cè)商標(biāo)，那一些小眾的、不廣為人知的外國(guó)地名是否能注冊(cè)商標(biāo)呢？

近日，北京市高級(jí)人民法院在一起涉及外文地名組合而成的商標(biāo)所引發(fā)的糾紛中給出答案。

這起案件是圍繞著第24243096號(hào)“TUSCAN'S Firenze及圖”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)）發(fā)生的，通過(guò)商標(biāo)查詢可發(fā)現(xiàn)，這件商標(biāo)是廣東美樂(lè)時(shí)皮具有限公司在2017年05月22日申請(qǐng)注冊(cè)的，商標(biāo)注冊(cè)類別為第26類。

商評(píng)委認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)由“TUSCAN'S”“Firenze”及圖形分為上、中、下三部分組成，其中“TUSCAN”可譯為“托斯卡納”，“Firenze”可譯為“佛羅倫薩”，兩者均為意大利地名，屬于我國(guó)商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的公眾知曉的外國(guó)地名，據(jù)此駁回了訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。

美樂(lè)時(shí)公司不服原商標(biāo)局所作駁回決定，隨后提出了商標(biāo)駁回復(fù)審，但是也被駁回了。

美樂(lè)時(shí)公司繼續(xù)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提出了上訴，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審駁回了美樂(lè)時(shí)公司的上訴申請(qǐng)；美樂(lè)時(shí)公司又向北京市高級(jí)人民法院提出了上訴。

美樂(lè)時(shí)公司認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)由文字和圖形等多元素組合而成，并且經(jīng)過(guò)廣泛使用與宣傳具有較高知名度，與美樂(lè)時(shí)公司形成唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，且已形成區(qū)別于地名的第二含義；同時(shí)，訴爭(zhēng)商標(biāo)中的文字均為意大利文，并非相關(guān)公眾所熟知的外國(guó)地名，且已有多件情況類似的商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)，故對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)予以核準(zhǔn)。

北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，“TUSCAN”為英文，中文含義為“托斯卡納”，是意大利的一個(gè)區(qū)域名稱；“Firenze”為意大利文，中文含義為“佛羅倫薩”，系托斯卡納的首府名稱。“TUSCAN”與“Firenze”均為意大利旅游勝地，屬于公眾知曉的外國(guó)地名，且訴爭(zhēng)商標(biāo)整體沒(méi)有脫離地名的含義，在案證據(jù)亦不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用具有較高知名度并使公眾將其與地名相區(qū)分，而其他商標(biāo)的核準(zhǔn)注冊(cè)情況不能作為訴爭(zhēng)商標(biāo)是否應(yīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)的當(dāng)然依據(jù)。據(jù)此，法院判決駁回美樂(lè)時(shí)公司的上訴請(qǐng)求，維持北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院所作判決。

《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定：“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效?！?/p>

由于該款規(guī)定主要是針對(duì)以地名作為商標(biāo)使用的規(guī)定，因此該條款亦被稱為《商標(biāo)法》中的地名條款。根據(jù)上述規(guī)定，不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，包括我國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名和公眾知曉的外國(guó)地名兩大類，本案涉及的是后者，即公眾知曉的外國(guó)地名不得作為商標(biāo)使用的情形。

本案的難點(diǎn)不在于如何認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)是否主要由公眾知曉的外國(guó)地名構(gòu)成，而是在于以英文形式體現(xiàn)的外國(guó)地名是否屬于中國(guó)公眾知曉的外國(guó)地名，以及由此能否認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》地名條款的相關(guān)規(guī)定。實(shí)際上，作為涉及外國(guó)地名商標(biāo)注冊(cè)的一個(gè)具體案例，本案的審理集中體現(xiàn)出了法院在適用《商標(biāo)法》地名條款方面的主要做法。

那么用外國(guó)地名注冊(cè)商標(biāo)就完全不能成功嗎？

其實(shí)不然，也有一些包含外國(guó)地名的名稱注冊(cè)商標(biāo)也成功了，比如“巴黎春天”、“1860Munchen”、“shimizu”等等。

那么外國(guó)地名作為商標(biāo)注冊(cè)需要滿足哪些條件呢？商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)從以下幾個(gè)方面歸納了外國(guó)地名可作為商標(biāo)注冊(cè)的情形。

1、需要增加其他成分，使商標(biāo)具有“顯著性”。

不完全指向外國(guó)地理名稱。比如“巴黎春天”、“HAVANACLUB”等。

2、使外國(guó)地名與商標(biāo)所核定使用的商品不具有唯一對(duì)應(yīng)性。

由于民族文化傳統(tǒng)不同，每個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)的某一商品會(huì)遠(yuǎn)近馳名。眾所周知的巴黎葡萄酒、慕尼黑的機(jī)械工業(yè)、荷蘭的鮮花等。如果在酒類商品上注冊(cè)“巴黎春天”，在機(jī)械工業(yè)上注冊(cè)“1860munchen”就會(huì)使相關(guān)公眾誤認(rèn)為這些商品來(lái)源于巴黎或者是慕尼黑，從而導(dǎo)致誤認(rèn)和混淆。因此，我們需要避開(kāi)這種商品具有唯一對(duì)應(yīng)性的外國(guó)地名注冊(cè)。

3、在選擇外國(guó)地名時(shí)，盡量避開(kāi)公眾知名度特別高的地名。

應(yīng)該注意的是這里的公眾是指我國(guó)公眾?！皊himizu”譯為清水，是日本靜岡縣第三大城市，也是日本重要的港口城市。但是，該地名并不為我國(guó)公眾知曉，所以商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)最終核準(zhǔn)了“shimizu”注冊(cè)。

雖然用外國(guó)地名注冊(cè)商標(biāo)有可能會(huì)成功，但是大家在提交這方面的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之前，最好咨詢專業(yè)人士的意見(jiàn)，讓他們幫忙分析商標(biāo)注冊(cè)成功的可行性，最大程度提高商標(biāo)注冊(cè)的概率。

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