我們知道，商標(biāo)注冊成功其他人就不能在未經(jīng)許可的情況下隨意使用，一旦使用就會涉及到商標(biāo)侵權(quán)。但是近日卻有一家企業(yè)明明手握注冊商標(biāo)，狀告他人商標(biāo)侵權(quán)卻被駁回了，這究竟是怎么回事兒呢？

這家企業(yè)名為綏芬河市某進(jìn)出口公司（下簡稱“原告公司”），該公司已于2016年5月17日提出申請，于2017年11月20日獲得了核準(zhǔn)的“BORJOMI”商標(biāo)。去年5月，原告公司發(fā)現(xiàn)新疆某貿(mào)易公司（下簡稱“被告公司”）未經(jīng)許可，在阿里巴巴旗下網(wǎng)站上大肆售賣標(biāo)識為“BORJOMI”的礦泉水，由此認(rèn)為被告公司的行為已經(jīng)引起市場混淆，構(gòu)成了對其商標(biāo)權(quán)的侵權(quán)。于是，原告公司一紙訴狀，將被告公司告到了杭州濱江區(qū)人民法院，同時被告的還有阿里巴巴。日前，濱江區(qū)人民法院開庭審理了此案。

法院審理后發(fā)現(xiàn)，被告公司于2016年2月就已經(jīng)開始宣傳并著手進(jìn)口銷售格魯吉亞“BORJOMI”品牌礦泉水，而在當(dāng)時，原告公司尚未申請注冊“BORJOMI”商標(biāo)。根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定，商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。

另一方面，法院發(fā)現(xiàn)，被告公司的礦泉水背面明確標(biāo)注了進(jìn)口商為被告公司，在網(wǎng)店銷售頁面也描述礦泉水進(jìn)口自格魯吉亞，可以認(rèn)定被告公司不具有攀附原告“BORJOMI”商標(biāo)知名度的主觀意圖，被告公司的經(jīng)營行為也不會給消費(fèi)者正確識別被訴侵權(quán)商品的來源造成混淆。

這里就涉及到一個商標(biāo)在先使用的問題。

《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”。這一規(guī)定是2014年商標(biāo)法“為了平衡商標(biāo)在先使用人和注冊商標(biāo)專用權(quán)人之間的利益而新增加的內(nèi)容，主要目的在于保護(hù)那些已經(jīng)在市場上具有一定影響但未注冊的商標(biāo)所有人的權(quán)益”。

商標(biāo)的注冊與商標(biāo)的使用一直以來均是商標(biāo)法不斷協(xié)調(diào)平衡的兩個因素，雖然包括我國在內(nèi)的多數(shù)國家的商標(biāo)法中均采用注冊制度，但這一做法并非因為商標(biāo)的實質(zhì)價值來源于商標(biāo)注冊行為，而是因為注冊制度比使用制度具有明顯更低的社會成本（包括權(quán)利公示成本、維權(quán)成本等），且更易操作。但商標(biāo)的價值最終仍源于商標(biāo)的實際使用行為，只有經(jīng)過實際使用的商標(biāo)才可能具有真正的識別作用。

盡管如此，在此次修改之前的商標(biāo)法對于未注冊商標(biāo)使用人的利益卻較少涉及，尤其是對于善意在先使用人在商標(biāo)侵權(quán)案件中的抗辯權(quán)利并未予以規(guī)定。這一情形意味著即便商標(biāo)使用人存在在先善意的使用行為且該商標(biāo)已具有一定知名度，其亦無法以此為由對抗商標(biāo)注冊人的侵權(quán)指控，其仍需要承擔(dān)停止侵權(quán)，甚至賠償損失的民事責(zé)任。

顯然，這種情形不利于對已真正產(chǎn)生價值的商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)，故在司法實踐中，法院在有的案件中嘗試了在無明確法律規(guī)定的情況下對在先使用人提供在先使用抗辯保護(hù)。

司法實踐中的上述做法雖然可以從實質(zhì)上為在先善意使用人提供保護(hù)，但畢竟缺少明確法律依據(jù)。為解決這一問題，2014年《商標(biāo)法》將先用抗辯作為法定抗辯理由，增加了《商標(biāo)法》第59條第3款，依據(jù)該規(guī)定，在先使用人在符合法定要件的情況下，不構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的侵害，并可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用。

而在上文中的案件中，被告公司于2016年2月就已經(jīng)開始宣傳并著手進(jìn)口銷售格魯吉亞“BORJOMI”品牌礦泉水，而在當(dāng)時，原告公司尚未申請注冊“BORJOMI”商標(biāo)。所以是符合《商標(biāo)法》第59條第3款中關(guān)于商標(biāo)在先使用的規(guī)定的，

除此之外，還有一點(diǎn)值得注意，那就是“BORJOMI”標(biāo)識本身為無固有含義的臆造詞，具有較強(qiáng)的固有顯著性，依常理判斷，在完全沒有接觸或知悉的情況下，因巧合而出現(xiàn)雷同注冊的可能性較低，作為地域接近、經(jīng)營范圍關(guān)聯(lián)程度較高的中俄邊境口岸的外貿(mào)企業(yè)，原告公司明顯知曉格魯吉亞BORJOMI礦泉水的知名度。

原告公司于2016年前后申請注冊的若干商標(biāo)標(biāo)識在邊境國國內(nèi)均有較高的知名度。原告公司在同一時間相同類別上批量申請注冊與國外商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識的正當(dāng)性是值得質(zhì)疑的。原告經(jīng)注冊后即對與國外企業(yè)正常商貿(mào)往來的國內(nèi)經(jīng)銷商提起侵權(quán)之訴，也可見其并非善意、審慎地行使其商標(biāo)權(quán)利，屬于權(quán)利濫用，有違一切市場活動參與者應(yīng)遵循的誠實信用原則。

因此，濱江法院判決被告公司不構(gòu)成對原告公司“BORJOMI”注冊商標(biāo)的侵權(quán)，被告阿里巴巴公司亦不構(gòu)成幫助侵權(quán)，依法判決駁回原告公司的所有訴訟請求。

當(dāng)然，需要強(qiáng)調(diào)的是，我國仍是“以商標(biāo)注冊制度為主，雖然法律上有必要給予在先使用的未注冊商標(biāo)一定保護(hù)，但保護(hù)水準(zhǔn)不宜過高，以免沖擊到注冊制這一商標(biāo)管理中的基本制度”。因此，這一制度的引入并不意味著在《商標(biāo)法》框架下，未注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)可以獲得同等的保護(hù)。所以賽貝知識產(chǎn)權(quán)平臺提醒，大家在日常經(jīng)營活動中，還是要慎重對待商標(biāo)使用問題，對于他人的已注冊商標(biāo)，還是不要隨意使用，以免造成商標(biāo)侵權(quán)。

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